Au sens de l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
La convention de Paris dispose que les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la
législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement est accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée. Il n'est pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.
Le Code français de la propriété intellectuelle précise que l'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Dans une récente affaire, M. X a déposé la marque « Elle d’élissa » pour désigner un parfum. La marque communautaire ELLE ayant été déposée par la Société Hachette Filipacchi (avec concession de licence au bénéfice de la société YSL), le groupe de presse a formé opposition avec succès à ce dépôt de marque.
Selon l'article 9- b du règlement communautaire du 26 février 2009, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la maque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.
En l’espèce, le risque de confusion a été jugé établi. Pour rappel, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de l'impression d'ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers de leurs éléments distinctifs et dominants. Le terme « Elle » avait visuellement dans la marque « Elle d’élissa », une position dominante. Le fait que le prénom Elissa renvoie à la chanteuse libanaise très connue de la clientèle moyen-orientale visée par le produit ne suffit pas à écarter le risque de confusion dès lors qu'il n'empêche pas de penser à une association ou une déclinaison de la marque de la société Hachette Filipacchi presse.
La marque « Elle » a également bénéficié de la protection des marques notoires. Cette dernière est une marque de renommée dans le domaine de l'édition et de la presse féminine en raison de son ancienneté et de sa diffusion mondiale. Cette renommée est si importante qu'elle exerce un large pouvoir d'attraction pour des produits faisant partie de l'univers féminin et que la marque a notamment été exploitée dans des domaines tels que celui de la mode et de ses accessoires. L'usage du mot « Elle » pour désigner un produit qui est associé au domaine de la mode créera dans l'esprit du consommateur potentiel une association avec la marque de la société Yves Saint Laurent beauté.
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